Лицензионный договор подлежит

28.07.2018 Выкл. Автор admin

Содержание:

Лицензионный договор на товарный знак

Как составить лицензионный договор на товарный знак Пример и комментарии к договору

При составлении лицензионного договора на товарный знак обязательно необходимо согласовать в договоре следующие существенные условия:

  • сведения о лицензируемом товарном знаке;
  • перечень товаров и/или услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован такой товарный знак и предоставляется право его использования по договору;
  • описание разрешенных способов использования товарного знака;
  • размер либо порядок определения размера лицензионного вознаграждения.

1. Предмет лицензионного договора на товарный знак

1.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату за вознаграждение право использования в предпринимательской деятельности Лицензиата следующих товарных знаков (далее по тексту – «Товарный знак»):

  • Словесный товарный знак «________» №___________, зарегистрированный в надлежащем порядке и охраняемый на основании Свидетельства № ______ от «___» ______ 20__г. с приоритетом от «___» ________ 20__г.;
  • Комбинированный товарный знак № ___________, зарегистрированный в надлежащем порядке и охраняемый на основании Свидетельства № ______ от «___» ______ 20__г. с приоритетом от «___» ________ 20__г.

Сведения о лицензируемом товарном знаке должны быть максимально конкретизированы путем указания на его вид, включаемое в его состав словесное обозначение или изображение и обязательное указание номера регистрации товарного знака.

1.2. Товарный знак может быть использован Лицензиатом для индивидуализации товаров (услуг), в отношении которых товарный знак зарегистрирован, любыми не противоречащими законодательству способами.

Приведённая формулировка является наиболее общей. Следует обращать внимание на то, что в лицензионном договоре не должны указываться товары или услуг, для индивидуализации которых товарный знак не регистрировался. Если товарный знак регистрировался только по классам товаров, то не следует упоминать в лицензионном договоре услуги и наоборот.

При необходимости возможно ограничение права использования лицензируемого товарного знака (знака обслуживания) как по группе товаров (услуг), так и по способам использования.

Например, можно использовать следующие распространенные формулировки:

Товарный знак может быть использован Лицензиатом для индивидуализации следующих товаров (услуг), в отношении которых товарный знак зарегистрирован:

Наименование товаров и (или) услуг

Информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям; исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; реклама

Товарный знак может быть использован Лицензиатом любыми не противоречащими законодательству способами за исключением размещения Товарного знака (знака обслуживания) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

1.3. Право использования Товарного знака предоставляется по настоящему Договору на условиях простой (неисключительной) лицензии.

Неисключительная лицензия подразумевает предоставление Лицензиату права использования товарного знака с сохранением за Лицензиаром права выдачи лицензий третьим лицам. По умолчанию (то есть если в лицензионном договоре не предусмотрено иное), предоставленная лицензия считается неисключительной.

При необходимости можно предусмотреть, что предоставленная лицензия является исключительной. В таком случае у Лицензиара не сохраняется право выдачи аналогичной лицензий другим лицам на той же территории в отношении тех же товаров (услуг) в течении всего срока предоставленной лицензии.

1.4. Товарный знак может быть использован на всей территории Российской Федерации.

Возможно также ограничение территории использования товарного знака путем указания определенных административно-территориальных единиц. В таком случае использование товарного знака за пределами их границ будет запрещено.

2. Лицензионное вознаграждение за использование товарного знака

2.1. За предоставленное право использования Товарного знака Лицензиат уплачивает Лицензиару лицензионное вознаграждение в размере и порядке, предусмотренном в Приложении к настоящему Договору.

Условие о размере вознаграждения не обязательно включать непосредственно в текст лицензионного договора, достаточно его определить в отдельном приложении, которое может не предоставляться на регистрацию.

На практике способы определения лицензионного вознаграждения различны. По соглашению сторон может быть единовременно уплачена фиксированная сумма (паушальный платеж) или установлена обязанность выплаты периодических платежей (роялти).

Размер роялти может быть поставлен в зависимость от суммы выручки или дохода, полученного Лицензиатом в определенном (отчетном) периоде. Также расчет роялти может быть связан с количеством продукции, которая выпущена или реализована Лицензиатом с использование товарного знака.

Соответственно, для расчета суммы роялти на Лицензиата должна быть возложена обязанность предоставления подробных отчетов о порядке использования товарного знака, включая необходимые сведения о размере полученной или причитающейся в отчетном периоде выручки (дохода), объемах произведенной или отгруженной продукции и т.д.

Регистрация лицензионного договора на товарный знак

Регистрация предоставления права по лицензионному договору на товарный знак осуществляется в определенном порядке.

Заявление на регистрацию может подать любая из сторон по договору. Обычно в нем указывается на кого возлагается обязанность по регистрации и порядок распределения расходов.

К заявлению прилагаются:

  • Два оригинала договора или выписки из них, содержащие существенные условия лицензионного договора;
  • Незаверенная копия лицензионного договора или выписка из него для хранения в Роспатенте;
  • Документ об уплате установленной патентной пошлины;
  • Доверенность в случае подачи заявления через представителя.

В ходе проверки представленных документов специалисты ФИПС проверяют следующие основные моменты:

  • заявление подано надлежащим лицом (например, правообладателем, выступающим лицензиаром по договору);
  • форма и порядок оформления представленных на регистрацию документов соответствуют установленным требованиям (например, требование о подписании, сшивке документов и т.п.);
  • в возмездном лицензионном договоре имеется условие о вознаграждении или порядке его определения;
  • в договоре отсутствуют внутренние противоречия (например, территория достаточным образом определена);
  • предоставляемые по лицензионному договору права не выходят за пределы имеющихся у лицензиара прав (например, переданы права на использование в отношении товаров, не указанных в свидетельстве на товарный знак).

Аналогичным образом регистрируются соглашения об изменении или досрочном расторжении лицензионного договора.

Нарушение требований к регистрации предоставления права по лицензионному договору влечет направление дополнительных запросов либо отказ в регистрации и возврат документов.

Требуется ли регистрация лицензионного договора на программы

Нет, лицензионный договор на предоставление права использования программного обеспечения не подлежит государственной регистрации. Не являются исключением и лицензионные договоры на программы для ЭВМ или базы данных, которые были зарегистрированы в добровольном порядке.

Многих вводит в заблуждение общие положения ст. 1235 ГК РФ, согласно которой лицензионный договор подлежит государственной регистрации в случаях, предусмотренных п.2 ст. 1232 ГК РФ. При этом несоблюдение требования о государственной регистрации влечет за собой недействительность лицензионного договора.

В свою очередь в п.2 ст. 1232 ГК РФ установлено правило, что в случаях, когда результат интеллектуальной деятельности, которому в частности относится программа для ЭВМ и база данных, подлежит в соответствии ГК РФ государственной регистрации, предоставление права использования такого результата также подлежит государственной регистрации. Государственная регистрация предоставления права использования такого результата по договору осуществляются посредством государственной регистрации соответствующего договора.

Однако в п.7 той же ст.1232 ГК РФ содержится оговорка, согласно которой, когда государственная регистрация программ для ЭВМ и баз данных осуществлена по желанию правообладателя, указанные выше правила применяется, если в ГК РФ не предусмотрено иное.

Порядок добровольной регистрации программных продуктов установлен в специальной статье 1262 ГК РФ. И в ней говорится только о том, что государственной регистрации подлежит:

  • договор об отчуждении исключительного права на зарегистрированную программу для ЭВМ или базу данных;
  • переход исключительного права на такую программу или базу данных к другим лицам без договора.

Соответственно, другие договоры, в том числе лицензионные договоры на ПО, государственной регистрации не подлежат.

Данные выводы подтверждаются разъяснениями Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ в п.38.1 совместного Постановления N 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

Статья 1235 ГК РФ. Лицензионный договор

1. По лицензионному договору одна сторона — обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

2. Лицензионный договор заключается в письменной форме, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность лицензионного договора.

Предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены статьей 1232 настоящего Кодекса.

3. В лицензионном договоре должна быть указана территория, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Если территория, на которой допускается использование такого результата или такого средства, в договоре не указана, лицензиат вправе осуществлять их использование на всей территории Российской Федерации.

4. Срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации.

В случае, когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

В случае прекращения исключительного права лицензионный договор прекращается.

5. По лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.

При отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса, не применяются.

Выплата вознаграждения по лицензионному договору может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме.

Читайте так же:  Договор на плиты

5.1. Не допускается безвозмездное предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в отношениях между коммерческими организациями на территории всего мира и на весь срок действия исключительного права на условиях исключительной лицензии, если настоящим Кодексом не установлено иное.

6. Лицензионный договор должен предусматривать:

1) предмет договора путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство);

2) способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

7. Переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации к новому правообладателю не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора, заключенного предшествующим правообладателем.

Комментарии к ст. 1235 ГК РФ

1. В абзаце 1 п. 1 комментируемой статьи в общем виде сформулировано понятие лицензионного договора как договора о предоставлении другому лицу права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах. Аналогичные определения включены в Кодекс применительно к предоставлению права использования произведения науки, литературы и искусства (п. 1 ст. 1286 ГК), объекта смежных прав (ст. 1308 ГК), изобретения, полезной модели или промышленного образца (ст. 1367 ГК), селекционного достижения (ст. 1428 ГК), топологии интегральной микросхемы (ст. 1459 ГК), секрета производства (п. 1 ст. 1469 ГК), товарного знака (п. 1 ст. 1489 ГК). В отношении права использования коммерческого обозначения (п. 4 ст. 1539 ГК) Кодекс ограничивается констатацией допустимости перехода этого права по договору. В этом случае понятие лицензионного договора определяется непосредственно абз. 1 п. 1 комментируемой статьи.

В отличие от договора об отчуждении исключительного права (п. 1 ст. 1234 ГК), заключение лицензионного договора не влечет за собой переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации к лицензиату (п. 1 ст. 1233 ГК).

2. К упоминаемым в абз. 1 п. 1 ст. 1235 пределам использования лицензиатом результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации относятся способы использования (абз. 2 п. 1, п. 6 комментируемой статьи), территория использования (п. 3 комментируемой статьи), срок использования (п. 4 комментируемой статьи).

3. Кодекс не содержит каких-либо общих требований к лицензиату. Однако договор о предоставлении права использования товарного знака, включающий в качестве неохраняемого элемента наименование места происхождения товара, которому на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана (п. 7 ст. 1483 ГК), может быть заключен только с лицензиатом, обладающим исключительным правом на такое наименование (п. 3 ст. 1489 ГК).

4. Порядок заключения лицензионного договора в соответствии с п. 2 ст. 1233 ГК определяется в соответствии с гл. 28 ГК. Следовательно, к компетенции лицензиара относится решение вопроса о том, должен ли соответствующий договор заключаться путем проведения торгов либо путем направления оферты конкретному лицу или неопределенному кругу лиц. Однако Кодекс предусматривает особое регулирование для заключения договоров об открытой лицензии на основании публичной оферты в отношении предоставления права использования изобретения, полезной модели и промышленного образца (ст. 1368 ГК) и селекционного достижения (ст. 1429 ГК).

Кроме того, для заключения лицензионных договоров о предоставлении права использования программы для ЭВМ или базы данных Кодекс прямо допускает применение механизма договора присоединения (п. 3 ст. 1286 ГК).

5. В соответствии с абз. 1 п. 1 комментируемой статьи лицензионный договор может строиться как по модели консенсуального договора (п. 1 ст. 433 ГК), который считается заключенным с момента достижения сторонами согласия по всем его существенным условиям, так и по модели реального договора (п. 2 ст. 433 ГК), для заключения которого, кроме того, необходима передача соответствующего права использования.

Вопрос о выборе той или иной модели относится на усмотрение сторон, которые должны решать его в зависимости от того, в чем выражается интерес каждой из них в договоре и в чем состоит основная цель соответствующего договора. Очевидно, что реальная модель договора в наибольшей степени защищает интересы лицензиара, т.к. лицензиат лишен в этом случае возможности требовать передачи соответствующего права. В то же время, имея в виду, что основной целью лицензионного договора является предоставление права использования соответствующего объекта и получение соответствующего вознаграждения, оптимальной моделью следует считать консенсуальный договор.

6. В абзаце 1 п. 2 комментируемой статьи устанавливаются требования к форме и государственной регистрации лицензионного договора. Вопросам формы посвящены также положения п. 1 ст. 1286, ст. 1369, п. 1 ст. 1460, п. 1 ст. 1490 ГК, в которых применительно к произведению литературы, науки и искусства, изобретению, полезной модели и промышленному образцу, топологии интегральной микросхемы и товарному знаку воспроизводится требование абз. 1 п. 2 комментируемой статьи о письменной форме лицензионных договоров. В соответствии с п. 2 ст. 1286 ГК договор о предоставлении права использования произведения в периодическом печатном издании может быть заключен в устной форме. Во всех остальных случаях форма договоров определяется непосредственно абз. 1 п. 2 комментируемой статьи.

В соответствии с п. 2 ст. 1232 ГК государственной регистрации подлежат лицензионные договоры о предоставлении права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца (ст. 1353 ГК), селекционного достижения (ст. 1414 ГК), товарного знака (ст. 1480 ГК). Требование государственной регистрации воспроизведено в специальных нормах применительно к лицензионным договорам о предоставлении права использования изобретения, полезной модели и промышленного образца (ст. 1369 ГК) и товарного знака (п. 1 ст. 1490 ГК).

Что касается программы для ЭВМ и базы данных (п. 1 ст. 1262 ГК), а также топологии интегральной микросхемы (п. 1 ст. 1452 ГК), государственная регистрация которых носит факультативный характер и зависит от усмотрения правообладателя, вопрос о государственной регистрации договоров о предоставлении права использования этих результатов интеллектуальной деятельности должен решаться с учетом положений п. 7 ст. 1232 ГК, в соответствии с которым правила об обязательной государственной регистрации (включая и правило о государственной регистрации соответствующих договоров) подлежат применению к факультативной регистрации, если только Кодексом не предусмотрено иное. Иными словами, исключение из правила п. 2 ст. 1232 ГК применительно к государственной регистрации предоставления права использования результатов интеллектуальной деятельности, подлежащих факультативной регистрации, должно быть прямо предусмотрено Кодексом. Такое исключение, по существу, предусмотрено только для зарегистрированных программ для ЭВМ и баз данных, т.к. в перечне подлежащих государственной регистрации способов перехода прав на эти результаты к другим лицам (п. 5 ст. 1262 ГК) отсутствует указание на лицензионный договор. Следует при этом иметь в виду, что, исключая государственную регистрацию лицензионных договоров о предоставлении права использования зарегистрированных программ для ЭВМ и баз данных, законодатель не вполне последователен, т.к. аналогичное исключение отсутствует применительно к другому результату интеллектуальной деятельности, подлежащему факультативной регистрации, — топологии интегральной микросхемы. Прямое указание на государственную регистрацию соответствующего лицензионного договора содержится в п. 7 ст. 1452, п. 2 ст. 1460 ГК. Такое указание представляется вполне оправданным, т.к. направлено на установление правовых последствий государственной регистрации указанного результата интеллектуальной деятельности, при отсутствии которых само условие о государственной регистрации во многом теряет юридическое значение.

Указание абз. 3 п. 2 комментируемой статьи на недействительность лицензионного договора означает его ничтожность. В случае несоблюдения письменной формы договора этот вывод следует из п. 2 ст. 162 и ст. 168 ГК, а в случае несоблюдения требования о государственной регистрации — из п. 1 ст. 165 ГК.

7. В абзаце 1 п. 5 комментируемой статьи в соответствии с п. 3 ст. 423 ГК установлена презумпция возмездности лицензионного договора. Следовательно, по общему правилу лицензиат обязан уплатить лицензиару вознаграждение за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. В то же время допускается возможность заключения и безвозмездного лицензионного договора. В этом случае договор должен содержать прямое указание на его безвозмездный характер.

Презумпция возмездности лицензионного договора обладает, однако, некоторыми особенностями, связанными с тем, что в силу уникальности соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации к праву их использования в соответствии с абз. 2 п. 5 комментируемой статьи не могут быть применены правила п. 3 ст. 424 ГК, позволяющие путем сопоставления с ценой аналогичного товара восполнить отсутствующее в возмездном лицензионном договоре условие о размере причитающегося лицензиару вознаграждения.

Поэтому при отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о вознаграждении или о порядке его определения соответствующий договор в силу прямого указания п. 5 комментируемой статьи считается незаключенным. Условие о вознаграждении в возмездном лицензионном договоре относится к числу его существенных условий (п. 1 ст. 432 ГК).

Положение абз. 2 п. 5 статьи последовательно проводится в п. 4 ст. 1286 ГК, в соответствии с которым в возмездном лицензионном договоре о предоставлении права использования произведения литературы, науки и искусства должен быть указан размер вознаграждения за использование произведения или порядок исчисления такого вознаграждения. Кодекс допускает выплату лицензиару вознаграждения по такому договору в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме. Данное положение, хотя и сформулировано в Кодексе применительно к сфере авторского права, может по аналогии применяться для определения формы выплаты вознаграждения лицензиарам и по другим возмездным лицензионным договорам.

В соответствии с абз. 3 п. 4 ст. 1286 ГК Правительству РФ предоставлено право устанавливать минимальные ставки авторского вознаграждения за отдельные виды использования произведений науки, литературы и искусства. Это положение, напротив, носит исключительный характер и не распространяется на возмездные лицензионные договоры о предоставлении права использования других результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации.

Последствия нарушения лицензиатом обязанности по уплате вознаграждения за предоставление права использования объектов авторских и смежных прав установлены в п. 4 ст. 1237 ГК.

8. К числу существенных условий лицензионного договора в соответствии с п. 1 ст. 432 ГК и п. 6 комментируемой статьи относятся условие о предмете договора и о способах использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. При отсутствии в лицензионном договоре соглашения сторон об этих условиях соответствующий договор считается незаключенным.

Условие о предмете договора предполагает указание на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору. Выдача охранных документов, удостоверяющих соответствующее исключительное право, предусмотрена Кодексом для изобретения, полезной модели и промышленного образца (ст. 1353 ГК), селекционного достижения (ст. 1414 ГК) и товарного знака (ст. 1481 ГК). Отсутствие в лицензионном договоре соответствующих сведений в отношении других результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации не может рассматриваться как признак отсутствия согласования сторонами одного из существенных условий лицензионного договора и соответственно не является основанием для признания такого договора незаключенным. Требование подп. 1 п. 6 комментируемой статьи не распространяется на свидетельство об исключительном праве на наименование места происхождения товара (ст. 1530), т.к. Кодекс не допускает распоряжение исключительным правом на это средство индивидуализации. Не распространяются эти требования и на свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ и базы данных (п. 3 ст. 1262 ГК) и свидетельство о государственной регистрации топологии интегральной микросхемы (п. 5 ст. 1452 ГК), т.к. эти свидетельства не могут рассматриваться в качестве правоустанавливающих документов ввиду факультативного характера регистрации указанных результатов интеллектуальной деятельности.

Читайте так же:  Ндфл при увольнение по соглашению сторон

Способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации исчерпывающим образом предопределяют перечень действий, которые лицензиат вправе совершать в отношении соответствующего результата или средства, и соответственно перечень прав лицензиата. При этом в соответствии с абз. 2 п. 1 комментируемой статьи право использования, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату. Этому правилу корреспондирует указание п. 3 ст. 1237 ГК, в соответствии с которым использование результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации за пределами прав, предоставленных лицензиату по лицензионному договору, влечет его ответственность за нарушение исключительного права, установленную Кодексом, другими законами или договором.

9. К числу обычных условий лицензионного договора, не требующих, в отличие от существенных условий, непременного согласования сторонами, относятся условия о территории использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (п. 3 ст. 1235), о сроке действия лицензионного договора (п. 4 ст. 1235), а также о сроке и порядке представления лицензиатом отчетов об использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (п. 1 ст. 1237 ГК).

Необходимость включения в лицензионный договор условия о территории допустимого использования предопределяется территориальным характером исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Кодекс предусматривает различные условия действия на территории Российской Федерации исключительных прав на произведения литературы, науки и искусства (ст. 1256), на объекты смежных прав (п. 3 ст. 1304, ст. ст. 1321, 1328, 1332, 1336, 1341), на изобретения, полезные модели и промышленные образцы (ст. 1346), на селекционные достижения (ст. 1409), на товарный знак (ст. 1479), на коммерческое обозначение (п. 1 ст. 1540).

В соответствии с п. 3 комментируемой статьи, в основу которого положены нормы Закона об авторском праве (п. 1 ст. 31), отсутствие в лицензионном договоре указания на территорию, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, не влечет признание договора незаключенным. В этом случае лицензиат вправе осуществлять свои права на всей территории Российской Федерации. Для предоставления лицензиату права использования такого результата или средства только на части территории Российской Федерации, а также за ее пределами в договоре должно содержаться прямое указание на соответствующую территорию.

Вопрос об использовании соответствующих объектов на территории иностранного государства не всегда зависит только от усмотрения сторон, а требует в целом ряде случаев, чтобы на территории этого государства признавались исключительные права, возникшие в другом государстве. Эти цели обычно достигаются путем предоставления иностранным правообладателям национального режима либо путем заключения многосторонних международных соглашений, распространяющих охрану, предоставленную на территории одного из участвующих в таком соглашении государств, на территорию других его участников.

10. Необходимость включения в лицензионный договор условия о сроке его действия предопределяется срочным характером исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Кодекс предусматривает различные сроки действия исключительных прав на произведения литературы, науки и искусства (ст. 1281), на объекты смежных прав (ст. ст. 1318, 1327, 1331, 1335, 1340), на изобретения, полезные модели и промышленные образцы (ст. 1363), на селекционные достижения (ст. 1424), на топологию интегральной микросхемы (ст. 1457) и на товарный знак (ст. 1491).

Сроком действия исключительного права в соответствии с абз. 1 п. 4 ст. 1235 ограничивается максимальная продолжительность срока действия лицензионного договора. В свою очередь, срок действия лицензионного договора предопределяет продолжительность действия сублицензионного договора (п. 3 ст. 1238 ГК). В соответствии со ст. 190 ГК срок определяется календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами. Срок может определяться также указанием на событие, которое должно неизбежно наступить. В случае, когда срок действия лицензионного договора установлен с нарушением правила абз. 1 п. 4 комментируемой статьи и превышает срок действия исключительного права, такой договор должен считаться заключенным на срок действия исключительного права. В этом случае по аналогии подлежит применению правило п. 3 ст. 1238 ГК.

В абзаце 2 п. 4 ст. 1235 определена максимальная продолжительность действия лицензионного договора в случае, когда в самом договоре срок его действия не определен. Исключение из этого правила, которое имеется в виду в комментируемой норме, установлено в п. 2 ст. 1469 ГК, в соответствии с которым лицензионный договор о предоставлении права использования секрета производства может быть заключен без указания срока его действия, т.е. на неопределенный срок. Другим исключением, которое охватывается оговоркой абз. 2 п. 4 комментируемой статьи, будет заключение лицензионного договора менее чем за пять лет до истечения срока действия исключительного права. В этом случае в соответствии с абз. 1 п. 4 срок действия лицензионного договора будет составлять менее пяти лет.

В абзаце 3 п. 4 комментируемой статьи имеется в виду досрочное прекращение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, использование которого является предметом лицензионного договора. Из этой нормы следует, что лицензионный договор прекращается во всех случаях, независимо от оснований, по которым было принято решение о досрочном прекращении исключительного права.

В случае признания недействительным предоставления правовой охраны результату интеллектуальной деятельности или средству индивидуализации Кодекс предусматривает сохранение действия лицензионных договоров о предоставлении права использования изобретения, полезной модели и промышленного образца (п. 4 ст. 1398 ГК), о предоставлении права использования селекционного достижения (п. 3 ст. 1441 ГК), а также о предоставлении права использования товарного знака (п. 6 ст. 1513 ГК), заключенных до признания недействительным предоставления соответствующего исключительного права, в той мере, в какой они были исполнены к этому моменту. Иначе говоря, в указанных случаях лицензионные договоры прекращают свое действие только на будущее время.

Использование лицензиатом результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации после прекращения действия лицензионного договора влечет в соответствии с п. 3 ст. 1237 ГК предусмотренную законом или договором ответственность за нарушение исключительного права.

11. Помимо предусмотренных комментируемой статьей условий лицензионного договора, распространяющихся на все результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в отношении которых допускается распоряжение исключительным правом, Кодекс устанавливает целый ряд условий лицензионных договоров о предоставлении права использования отдельных результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации.

Особым условием издательского лицензионного договора является обязанность лицензиата начать использование произведения в определенный договором срок (п. 1 ст. 1287 ГК). Условие о передаче заказчику материального носителя может быть предусмотрено сторонами при предоставлении права использования произведения науки, литературы или искусства по договору авторского заказа (п. 2 ст. 1288 ГК).

В течение всего срока действия договора о предоставлении права использования секрета производства лицензиар обязан сохранять конфиденциальность секрета производства. В свою очередь, лицензиаты обязаны сохранять конфиденциальность секрета производства в течение всего срока действия исключительного права на него (п. 3 ст. 1469 ГК).

Лицензиат обязан обеспечить соответствие качества производимых или реализуемых им товаров, на которых он помещает лицензионный товарный знак, требованиям к качеству, устанавливаемым лицензиаром, а лицензиар, в свою очередь, вправе осуществлять контроль за соблюдением этого условия (п. 2 ст. 1489 ГК).

Предоставление права использования коммерческого обозначения допускается только в составе предприятия, для индивидуализации которого такое обозначение используется (п. 4 ст. 1539 ГК).

12. Поскольку в соответствии с п. 1 ст. 1233 ГК заключение лицензионного договора не влечет перехода исключительного права к лицензиату, необходимо урегулировать последствия перехода этого права от лицензиара к другим лицам в период действия лицензионного договора. В пункте 7 комментируемой статьи эти последствия сформулированы по модели арендных отношений (п. 1 ст. 617 ГК), предопределяющей сохранение прав арендатора, обременяющего право собственности, в случае перехода права собственности к другим лицам. Указанный подход было необходимо прямо сформулировать в п. 7 комментируемой статьи ввиду невозможности в силу нематериального характера объектов исключительного права применения к ним указанного режима арендных отношений только по аналогии закона.

Переход исключительного права в период действия лицензионного договора может произойти как по воле лицензиара — в результате отчуждения последним исключительного права либо перехода исключительного права к его наследникам в порядке универсального правопреемства, так и помимо воли лицензиара — при обращении взыскания на имущество лицензиара. При этом в силу п. 7 комментируемой статьи лицензионные договоры сохраняют силу независимо от оснований перехода прав лицензиара к другим лицам.

13. В соответствии с п. 4 ст. 1027 ГК к комплексу исключительных прав, включающему, в частности, исключительные права на товарный знак, на коммерческое обозначение, на секрет производства, правила о лицензионных договорах подлежат применению, если это не противоречит положениям гл. 54 ГК и существу договора коммерческой концессии.

Нужно ли регистрировать лицензионный договор?

Никто не имеет права без разрешения правообладателя использовать результаты интеллектуальной деятельности. По закону таким разрешением выступает лицензионный договор. Но что он из себя представляет и нужно ли его регистрировать?

Что такое лицензионный договор?

Для начала стоит обратиться к закону, а именно к ст. 1235 ГК РФ. Она раскрывает понятие и суть лицензионного договора.

Во-первых, это средство распоряжения исключительным правом — тот, кто имеет права на объект интеллектуальной деятельности, может распоряжаться им по своему усмотрению. Получается, что правообладатель может разрешить другому лицу его использовать.

Во-вторых, это гражданско-правовой договор — именно по нему правообладатель передает свое право на использование произведения, инновации или средства индивидуализации стороннему лицу. Правообладатель по такому договору называется лицензиаром, а другая сторона — лицензиат.

В-третьих, лицензионный договор является возмездным. Цена — это вознаграждение лицензиара, она является существенным условием договора. Если цена не указана, то лицензия считается недействительной.

Читайте так же:  Договор франшизы в казахстане

В-четвертых, лицензиат хоть и получает право на использование объекта авторских прав, но ограничен в способах такого использования. Например, в лицензионном договоре указан только публичный показ, и за эти рамки выйти нельзя.

Таким образом, лицензионный договор — это договор между лицензиаром и лицензиатом, по которому последнему разрешено использовать произведение оговоренным способом и за определенную цену.

Лицензия позволяет использовать результат интеллектуальной деятельности, но в установленных договором пределах.

Требуется ли регистрация лицензионного договора?

Да, регистрация лицензионного договора обязательна, однако из этого правила есть исключения:

  1. Когда нужно регистрировать

Обязательной регистрации подлежит лицензионный договор, если по нему передается право использования объекта интеллектуальной деятельности (изобретения, произведения науки, товарного знака и др.). Если его не зарегистрировать, то договор признают недействительным.

  1. Когда регистрация не требуется

Не подлежит регистрации лицензионный договор на предоставление права использования программного обеспечения. Сюда также можно отнести программы ЭВМ и базы данных, которые были зарегистрированы в добровольном порядке.

Регистрацию лицензионных договоров проводит Роспатент.

Но не противоречит ли это закону? Нет, не противоречит. И хотя положения п. 2 ст. 1232 ГК РФ прямо говорят, что если объект авторских прав зарегистрирован, то и предоставление права на его использование также необходимо зарегистрировать. Однако в п. 7 ст. 1232 ГК РФ есть оговорка — если регистрация ПО, в том числе программ для ЭВМ и БД, осуществлена по желанию собственника, то такое требование применяется лишь в установленных законах случаях.

Продукты программного обеспечения регистрируются по добровольному желанию автора на основании ст. 1262 ГК РФ. А в ней лишь указано, что регистрации подлежит:

  • договор об отчуждении исключительных прав;
  • переход такого права без заключения договора.

О лицензионном договоре на ПО речи нет, поэтому он не подлежит регистрации в Роспатенте. Такого же мнения придерживается Пленум ВС РФ и ВАС РФ в совместном Постановлении от 26.03.2009 № 29.

Лицензионный договор на ПО регистрировать не нужно.

Лицензионный договор

Руководитель управления правовой защиты интеллектуальной собственности, патентный поверенный № 1947

Патентный поверенный № 1947. Более 17 лет юридической практики.

Лицензионный договор — это средство распоряжения исключительным правом. Согласно статье 1235 ГК РФ по лицензионному соглашению правообладатель (лицензиар) дает разрешение на использование охраняемого объекта интеллектуальной собственности (товарного знака, изобретения, промышленного образца, полезной модели, программы для ЭВМ и БД) в объеме, предусмотренном договором, другому лицу (лицензиату), а последний принимает на себя обязанность вносить лицензиару обусловленные договором платежи и (или) осуществлять другие действия, предусмотренные лицензионным соглашением.

Срок действия лицензионного договора

Действие договора, не является бессрочным и, ограничивается сроком действия правовой охраны передаваемого объекта. Как известно, срок действия объектов интеллектуальной собственности имеет определенные рамки: для товарного знака — 10 лет с возможностью продления действия регистрации, для изобретения — 20 лет, для промышленного образца — 5 лет с возможностью его продления, но не более чем на 25 лет, для полезной модели — максимально 10 лет. Так, например, договор на товарный знак можно заключить и зарегистрировать в Роспатенте на срок не более 10 лет. Стоит помнить, что заключать договор можно на уже зарегистрированный в Роспатенте объект.

Условия, которые должны быть отражены в лицензионном договоре

Лицензионный договор должен содержать следующие условия:

  • Предмет договора, а именно указание объекта интеллектуальной собственности, возможность распоряжения которым передается по договору.
  • Обозначение способов использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Помните, что лицензиат может использовать передаваемую интеллектуальную собственность только в том объеме, который предусмотрен договором.
  • Условие о размере вознаграждения или порядке его определения (для возмездного договора), а также условия безвозмездного пользования объектом интеллектуальной собственности.

Обратите внимание, что по общему правилу лицензионный договор является возмездным, поэтому, если в нем отсутствует условие о размере вознаграждения или о порядке его определения, такой договор считается незаключенным.

Форма договора с правообладателем

Согласно общему правилу, договор с правообладателем должен заключаться в письменной форме. Если данное правило не соблюдается, то договор признается недействительным. Исключения составляют:

  • договор о предоставлении права использования произведения в периодическом печатном издании, который может быть заключен в устной форме;
  • лицензионный договор присоединения, заключаемый в форме оберточной лицензии на право использования программ ЭВМ и баз данных. Его условия указываются на упаковке приобретаемой программы. Особенностью такого договора является то, что правообладатель программы или базы данных напрямую не контактирует с приобретателем лицензии, однако считается, что лицензиат дал свое согласие на соблюдение условий лицензионного договора (присоединился к лицензии) в момент, когда начал пользоваться программой или базой.

География распространения действия лицензионного договора

Охрана объекта интеллектуальной собственности имеет территориальный характер. Территория, на которую распространяется действие лицензионного соглашения, не может быть шире, чем территория правовой охраны объекта интеллектуальной собственности. И если он охраняется на территории РФ, то лицензионное соглашение может быть заключено только для использования объекта в Российской Федерации. Если объект интеллектуальной собственности охраняется на территории других стран, может быть заключен международный договор. Территория, на которой лицензиат вправе использовать объект по лицензии, может быть сужена: выбраны один или несколько субъектов страны, на территорию которых будет распространяться действие лицензии.

Виды лицензионных договоров

По объему предоставляемых прав лицензионные соглашения в основном сводятся к двум типам:

  • Простой неисключительный;
  • Исключительный.

При выдаче простой лицензии лицензиар сохраняет за собой право заключать аналогичные договоры с иными лицами, а также право применять объект на той же территории или в тех же пределах. В случае же с исключительной лицензией, правообладатель на время действия лицензионного соглашения теряет право не только заключать договоры, но и самостоятельно использовать свою интеллектуальную собственность в переданном лицензиату объеме.

Предварительный лицензионный договор

Согласно статье 429 ГК РФ, до заключения договора возможно заключение предварительного договора, включающего условия, на которых впоследствии стороны обязуются заключить договор. Предварительный договор заключается в той же установленной форме, что и договор лицензирования.

Получение принудительной лицензии

Любое заинтересованное лицо может в судебном порядке получить лицензию на использование объекта промышленной собственности. Главное условие, которое должно соблюдаться для выдачи принудительной лицензии — длительное неиспользование правообладателем запатентованного объекта. Так для изобретений и промышленных образцов срок неиспользования составляет 4 года, а для полезных моделей — 3 года со дня выдачи патента.

Принудительная лицензия выдается без согласия владельца, однако патентообладатель может оспаривать факт ненадлежащего использования.

По объему передаваемых прав принудительная лицензия аналогична неисключительной.

Последствия перехода прав на объект новому правообладателю

Уже после заключения договора не исключена смена правообладателя. Стоит помнить, что смена правообладателя не может являться причиной изменения условий лицензионного соглашения или условиями его расторжения.

Условия заключения сублицензионного договора

Сублицензионный договор — это гражданско-правовой договор, по которому лицензиат передает право на использование результата интеллектуальной деятельности, полученное им по лицензионному договору, третьим лицам.

Разрешение лицензиата третьим лицам использовать объект интеллектуальной собственности оформляется в виде сублицензионного договора. К сублицензионному договору применяются все правила, которым подчиняется лицензионный договор. Однако сублицензионный договор отграничен в сроках действия и географии не только объемом прав правообладателя, но и объемом прав лицензиата.

Возможность заключения сублицензионного договора обязательно должна быть предусмотрена в лицензионном договоре. В случае, если такое условие в договоре не оговорено, необходимо получить письменное согласие правообладателя-лицензиара.

Напоминаем, что лицензиат несет ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата, если в соглашении не предусмотрено иное.

Государственная регистрация предоставления права пользования по договору в Роспатенте

предоставление прав использования объектов промышленной собственности или средств индивидуализации по лицензионным и сублицензионным договорам, подлежат обязательной государственной регистрации в Роспатенте. Так нужно ли регистрировать лицензионный договор? Да, при несоблюдении требования о госрегистрации предоставление право использования считается несостоявшимися.

Лицензионные договоры, по которым передаются права на объекты авторского права (в том числе программы ЭВМ, базы данных, литературные произведения и другое) не регистрируются в Роспатенте! Срок регистрации договора составляет 2 месяца.

Несмотря на то, что причиной отказа в регистрации договоров, согласно регламенту Роспатента, могут стать отсутствие необходимого пакета документов или допущение ошибок в их оформлении, на практике часто ведомство отказывает в регистрации по гораздо большему перечню оснований.

Стоит также иметь в виду, что в случае отказа в регистрации лицензионного договора, Роспатент не возвращает заявителю патентную пошлину!

Патентные поверенные и юристы нашего Патентного Бюро имеют многолетний опыт подготовки и сопровождения регистрации лицензионных договоров, а также многие специалисты имеют опыт работы в самом Роспатенте. Перед тем, как подать документы на регистрацию, по запросу клиента мы можем провести подробное изучение сложившейся ситуации, выявить возможные причины отказа в регистрации договора и помочь в их нейтрализации.

Мы можем гарантировать Вам максимально возможный результат реализации проекта по передаче Вашей интеллектуальной собственности в рамках договора!

В зависимости от тесноты взаимодействия сторон договора, достигнутых договоренностей, а также целей соглашения Вы можете выбрать наиболее подходящий пакет услуг

Когда необходима только регистрация договора